《東協工業設計實質審查的共通指南》工業設計註冊的保護要件-1：新穎性的定義
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葉雪美╱北美智權報 專欄作家
如果工業設計不是新穎的，則無法有效註冊。 外觀設計必須在世界範圍內具有絕對新穎性，才能在登記冊上註冊或保留[1]。根據適用的法律規定，工業產權機構可以在註冊前依職權或在因缺乏新穎性而提出異議後對新穎性進行審查。新穎性也可以在工業產權局或法院的撤銷、取消或無效程序中接受審查。無論新穎性審查的程序階段如何，新穎性要求的條件基本保持不變[2]。
新穎性的定義
設計的新穎性是透過參考在該設計的相關日期之前向公衆提供的所有內容來確定的。爲此，如果該設計與適用日期之前向相關公衆揭露的任何先前設計不相同或實質相同，則將滿足新穎性要件。
決定一項工業設計是否公開的參考，不僅是公衆或普通消費者所知悉，更重要的是通常購買或使用實施該工業設計之產品的消費者羣體。與通常不接觸所有產品的公衆相比，具備相當認知的消費者通常更瞭解與特定產品相關的設計的存在。
公開參考也應包括通常從事實施該設計的產品的生產、進口、分銷或行銷的貿易、工業和商業界。這些圈子與公開設計的資訊來源有更密切的聯繫，也更容易取得。特別是，他們瞭解不同類型產品的供應來源、目錄和資料庫，並有權接觸供應商、聯絡人、貿易展覽會和其他來源，使他們能夠獲得相關領域的最新資訊。公衆沒有必要能夠訪問設計公開的來源來破壞其新穎性。如果相當認知消費者或商界在相關日期之前已經或本可以接觸到這些揭露來源，則不符合新穎性要件。
如果設計已向受保密協議或任何類型的合約關係約束且要求這些人不得揭露或交流該設計的人員揭露，則該設計不應被視爲向公衆揭露。同樣，在有限的人員範圍內揭露一項設計，使得公衆或專業人士無法正常或合理地獲取該資訊。貿易界不應將其視爲與新穎目的相關的揭露。
與新穎性相關之日期
1. 優先權
確定新穎性的相關日期通常是向工業產權局提交工業設計註冊常規申請的日期。常規申請是指符合取得申請日期規定的要求的申請。如果申請人援引「巴黎公約」規定的優先權，相關日期將爲最早援引優先權申請的日期。 工業設計的優先權期限爲六個月。 這意味着，爲了優先實施，必須在優先權申請提交之日後六個月內向主管局提交申請。 如果申請人要求兩個或更多在先申請的優先權，則必須採用這些申請中最早的申請的日期。
根據「巴黎公約」規定的優先權原則[3]，在受該公約約束的國家定期提交申請應被視爲相關日期，以便在涉及申請、揭露或其他行動的情況下判定新穎性。
如果實用新型的外觀與審查中的外觀設計相同，則可以接受基於實用新型的優先權要求，僅應考慮優先實用新型的外觀。實用新型優先權的功能與工業設計申請的優先權要求無關。例如，在以下情況下，基於在先發明專利申請的優先權要求應被拒絕，因爲優先權申請不涉及工業設計或實用新型：
圖1 精密劑量輸送裝置 [4]
如果申請中包含的外觀設計來自多個較早的優先權申請，申請人可以根據「巴黎公約」[5] 的規定援引多個以及部分優先權[6]。
2. 優惠期
工業設計註冊的絕對新穎性要件相當嚴格。 因此，在相關申請或優先權日（如適用）之前對外觀設計的任何揭露都可能會破壞所需的新穎性。可能影響設計新穎性的揭露，包括因設計師本人或其權利繼承人的行爲而導致的揭露，或因直接或間接從設計師處合法或非法手段獲得設計的人，所實施的行爲而導致的揭露。
法律規定有利於設計者的優惠期，旨在防止因過早或非自願揭露設計而喪失權利。這也考慮到，爲了在市場上測試產品的設計、準備許可或分銷協議或在官方展覽上介紹設計，通常需要進行此類揭露。爲了避免在上述情況下喪失新穎性，法律可以規定有利於在提交申請之前公開外觀設計的設計者或其權利繼承人的優惠期或豁免期，以便其註冊。
優惠期是一段固定的時間，從外觀設計公開之日起計算，在此期間，設計者（或其權利繼承人）可以提交註冊該外觀設計的申請，而無需引用此類揭露來反對外觀設計所需要的新穎性。爲此，在確定外觀設計新穎性時，不會考慮在規定情況下公開外觀設計[7]。
優惠期通常是向主管局提交申請之日之前的十二個月。如果要求優先權申請，優惠期將在優先權申請的提交日期之前。然而，法律可能規定僅六個月（而不是十二個月）的優惠期，或者可能將優惠期的好處限制在特定的揭露情況下，例如，在官方或官方認可的展覽上進行揭露，或因設計師或其權利繼承人的非法行爲或濫用行爲而造成。
若申請人或工業設計註冊持有人援引優惠期，審查員必須考慮優惠期，以防止因優惠期內發生揭露而拒絕註冊或撤銷註冊。申請人或持有人將承擔證明與優惠期運作相關的事實的責任。
可能的揭露來源
使用可供公衆知悉的方式來揭露設計，將要求可以從某些公共來源查看或檢索該設計。以下討論了向公衆提供設計的主要揭露來源[8]。
1. 商業行銷和貿易中的使用
工業設計的公開可能是將實施該外觀設計的產品或物品引入市場而產生的。 如果實施該設計的物品投放市場，該設計就會立即被廣大大衆接觸，因爲消費者可以直接看到併購買該產品。 這也適用於將產品作爲樣品免費向公衆分發、作爲市場試運行或用於廣告目的的情況。貿易中的揭露包括透過電視新聞、節目、廣告和紀實影片進行揭露等情況。
2. 一般出版物
公共期刊、報紙、雜誌或其他出版物中實施設計的產品的圖形或照片，可能會公開和泄露該設計。 在分析該外觀設計是否根據法律被視爲新穎時，必須考慮此類出版物。這也適用於專門出版物，例如：涉及時尚、服裝、室內裝飾、建築、愛好、汽車或技術問題的專業期刊和專題雜誌。由生產商和經銷商分發的工業和商業目錄也是現有技術和外觀設計公開的有效參考，無論是以印刷形式或是在網路上都適用。
3. 官方出版物
任何國家的智慧財產局發佈的出版物，例如官方公報和公告，也是相關的揭露來源。 除非法律另有規定，在官方出版物中複製工業設計應被視爲向公衆揭露該外觀設計。 事實上，這正是此類官方出版物中發佈公告的主要預期效果。
無論官方公報或公告的具體主題如何，揭露效果都會發生。 不僅工業設計專用公告或公報具有相關性，公佈商標、專利和其他智慧財產權的公告也具有相關性。
圖2 官方出版物[9]
4. 展會上的揭露
關於在展覽會上公開外觀設計的優惠期的法律規定可以單獨制定，也可以與履行「巴黎公約」規定的爲在官方或官方認可的國際展覽會上展出的產品提供保護的義務一起制定[10]。
工業設計可能在展覽或貿易展覽會上首次公開，特別是在此類活動用於推出新產品或時尚產品、週期性週轉或季節性需求的情況下。確定設計的新穎性時，應考慮產品在展覽會上的展示。
法律可以規定有設計的產品揭露後的有限優惠期，然而法律可能會規定，此類優惠期僅適用於在官方或官方認可的國際展覽會上進行的揭露[11]。因此，在未經認可的展覽會上揭露產品可能會破壞該產品所實施的設計的新穎性[12]。
以下範例說明在未經官方認可的展覽會上破壞新穎性的揭露[13]：
圖3 註冊的機車設計
5. 引用先前技藝
圖4 官方的引用文件
該設計因缺乏新穎性而被拒絕。引用文件中出現的摩托車是在優先權日期之前在印尼雅加達舉辦的展覽會上揭露的。申請人表示，該設計已在國際展覽會上公開。 但申請人未能證明該展覽是越南法律規定的官方國際展覽。例如，越南法律還規定，在越南公認的國家展覽會上揭露帶有外觀設計的產品後，可享有六個月的優惠期。
備註：
See the provisions in BN DA, s. 9; KH DL, art. 91; ID DL art. 2; LA IPL art. 15.1; MY DA, s.12 (1), (2)(a); PH IP Code, s. 23, 24,113.1, IP Rules r. 1502; SG DA s. 5; TH DA s. 56, 57;VN IPL art. 63.1, 65.1. Also the EUIPO Guidelines (Invalidity), section 5.7。
The laws of some ASEAN Member States mention certain conditions that a design must meet for purposes of registration, in addition or alternatively to the novelty requirement. Such conditions, which include the “originality” or “creativity” of the design, are not discussed in these Common Guidelines。
「巴黎公約」第 4.B 條規定「B. 因此，在上述期限屆滿之前在聯盟任何其他國家提交的任何後續申請不得因在此期間完成的任何行爲而無效，特別是另一項申請、公佈或利用本發明、出售設計副本或使用商標，此類行爲不會產生任何第三方權利或任何個人佔有權。只有在優先權申請和向主管局提交的申請中相同的工業設計纔能有效援引優先權。 如果正在考慮的申請中包含的外觀設計有明顯的變化或差異，則優先權將無法運作。」
Source: Industrial Designs, Malaysia IP Office。
See the Paris Convention, Article 4.F。
Source: Industrial Designs, Malaysia IP Office。
See the provisions in BN DA s. 12, 13; KH art. 92; ID DL art. 3; LA IPL art. 30; MY DA,s. 12 (3); PH IP Code, s. 25, 119.1, IP Rules r. 1503, 1601; SG DA s. 8, 9, 10; TH DA s. 19,57; and VN IPL art. 65.4. Also, the EUIPO Guidelines (Invalidity), paragraph 5.7.1.4。
See the EUIPO Guidelines (Invalidity), paragraph 5.7.1.2.。
See Home Documents P.13 of “Session 5: Session 5: Novelty,Conflicts with prior rights ·Mr. Nguyen Quang Tuan, Deputy Director of ID Examination Center, IP Vietnam Kuala Lumpur, Malaysia | 29-30 October 2019l”
The Paris Convention, Article 11(1), provides:
(1) The countries of the Union shall, in conformity with their domestic legislation, grant temporary protection to patentable inventions, utility models, industrial designs, and trademarks, in respect of goods exhibited at official or officially recognized international exhibitions held in the territory of any of them。
It is up to each country to determine what it regards as an ‘official’ or an ‘officially recognized’nternational exhibition for the purposes of the disclosure of an industrial design. However, a country may wish to refer to the criteria established in the Convention relating to international exhibitions, signed at Paris on 22 November 1928 and supplemented by the Protocols of 10 May 1948, 16 November 1966, 30 November 1972 and the Amendment of 24 June 1982 and the Amendment of 31 May 1988. See the Convention at: https://www.bieparis. org/site/images/stories/files/BIE_Convention_eng.pdf, and the website of the International Exhibitions Bureau at: https://www.bie-paris.org/site/en/about-the-bie/the-1928- paris-convention。
See, for instance, the provisions in BN DA s. 12(2); ID DL art. 3(a); LA IPL art. 30; MY DA。
12 (3)(a); SG DA s. 8(2),(3); TH DA s. 19, 65; and VN IPL art. 65.4.c。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
國立成功大學工業設計系學士
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76）
中央標準局專利審查委員（80-89）
臺灣科技大學 專利所 兼任助理教授
《設計專利申請實務－臺灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。
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