客戶被控侵權時 供應商的賠償責任
楊明道、Christopher B. McKinley
許多供應商對於與外國客戶所簽署的合約中無智慧財產權（IP）相關的擔保或保證條款覺得安心，甚至引以爲傲。殊不知這仍會對公司造成很大的風險，因爲即使沒有這類條款，供應商還是可能得負擔客戶被控專利侵權時產生的和解或辯護費用。許多合約的準據法（例如美國法）都提供保證條款，保證客戶不會因被控專利侵權而受損害。換句話說，即使合約或訂單中沒有保證條款，供應商還是可能得負起擔保責任。猶有甚者，供應商所訂的「一般或概括性免責聲明」並不一定能排除這類擔保責任。
美國大多數州採用UCC統一商法（The Uniform Commercial Code），此法可讓客戶將專利侵權的賠償責任及辯護費用轉移到供應商身上。要排除這樣重大，不確定，卻經常發生的風險，保持沉默不再是明智的選擇。供應商應重新檢視，並考慮修改合約，才能明確免除因智慧財產權侵權主張所生的賠償責任。
供應商出售產品時，美國的UCC統一商法會假設其供應的產品未侵害他人權利。一旦違反這項保證，供應商就得負擔買方對抗侵權請求時產生的費用。美國五十州中有四十九州都大幅採用UCC統一商法，其中2-312（3）條規定：「除有其他約定外，固定從事同類商品交易之賣方商家應保證其產品交付時，任何第三人無法以該產品侵權或類似理由合理主張權利」。
侵權主張認定標準低
要建立供應商違反擔保責任，客戶通常必須證明：（1）賣方爲商家而非個人；（2）原告的侵權主張是合理的；（3）買方未提供賣方製造該侵權產品之規格要求；（4）雙方無其他約定。供應商最常爭執的一點是如何算是「合理主張」，以及雙方是否有「其他約定」。可惜的是，大部分的州對於「合理主張」的認定標準很低，而且一般或概括性的免責聲明不一定表示雙方同意有「其他約定」，而能免除供應商的保證責任。
聯邦巡迴法院認定，所謂合理主張並非指專利權人必須在實質爭議上獲勝（例如證明專利侵害事實，並證明專利有效）。大多數州都認爲一項專利侵權的請求只要不是毫無依據，就是合理主張。法院也明確的說：「《UCC統一商法》的2-312（3）條所稱之合理主張係指非毫無依據之侵權主張，且該主張會對買方利用或使用所購產品有負面的效果。」要證明一項專利侵權主張毫無依據通常很困難，而法院也很少認定一項請求毫無依據，因此這項要件很容易達成。
有些州法院有較高的標準，例如要求該主張必須對買方造成具體性以及實質上的影響。雖然字面上的要求看起來更高，但其實買方只要證明該主張對其使用產品有負面影響，通常就足以證明侵權主張的合理性。換言之，這項標準跟其他州的標準並沒有太大的差異。除此之外，由於侵權主張經常會對買方使用產品有負面影響，例如增加花費，承擔遭受禁制令的風險，以及影響該產品的行銷，因此這項標準對於買方請求賠償並不是明顯的阻礙。
買方常遇到的一項挑戰是一方面要主張專利權人侵權指控缺乏根據，一方面又要對供應商主張該侵權指控「合理」，兩者聽起來有明顯的矛盾。但因爲買方必須在訴訟中對專利權人主張專利無效或無侵權，爲自己辯護，因此法院認定供應商無法以此理由拒絕擔保責任。但客戶若未及時對供應商主張違反擔保責任，亦即未在接到訴訟通知後的合理時間內提出，供應商就可限制其賠償責任。如果客戶等到判決結束之後才請求，而判決結果認定客戶不侵權，則該侵權主張就不再是「合理」的，也就表示供應商並無違反擔保責任。
如果侵權主張源於客戶自身的行爲，例如客戶自行修改產品或提供製造的規格要求，供應商則可避免或限縮其賠償責任。UCC統一商法的2-312（3）條規定：若買方對賣方提出明確規格要求者，買方則應保證賣方免於因遵循其規格要求而蒙受這類侵權主張的損害。舉例來說，如果供應商是完全遵照客戶指定的規格製造該產品，而客戶要求的產品特徵或製程就是侵權主張的基礎，或客戶在產品交付後的修改構成侵權主張的主要基礎時，都屬於這種狀況。但是如果供應商本來就要求或預期客戶對產品做修改，那麼侵權賠償責任就還是有可能落在供應商，甚至雙方身上。供應商如果希望釐清責任或降低風險，就應仔細定出其責任範圍，不要留下任何模糊不清的領域。供應商必須清楚認知一個重要原則︰保持沉默並不能縮小風險，反而經常會導致額外且不可預期的賠償風險。
免責聲明仍有不確定性
供應商經常仰賴概括性的責任免除聲明，例如「供應商免除其他賠償責任」，「無須負擔其他賠償」，以及「本合約未訂之救濟皆不得請求。」但僅仰賴這樣的免責聲明還是可能讓侵權訴訟而生的賠償流於不確定，尤其是當雙方並未達成有法定拘束力的約定時，法院會如何解釋的不確定性會因而增加。有些法院認爲只要概括性的或口頭的免責聲明，就已經足夠，但是也有法院持不同見解。
供應商必須重新評估侵權請求的賠償風險，侵權訴訟所產生隱含的擔保責任經常發生，而這樣的潛在擔保責任往往對客戶有利（對供應商不利）。當合約對此保持沉默，或雙方沒有明確協議時，這項風險反而會因此提高。很多人忽略了這類擔保責任不論是否被明訂，隱含的擔保責任可能會因而成立。供應商需要仔細評估其合約，如果不想提供任何擔保責任，就必須明確地在合約中免除責任。由於專利侵權訴訟的花費以及損害賠償責任的風險越來越高，而且擔保責任所導致的賠償甚至會遠超過銷售的獲利或總金額，破釜沈舟地面對這項賠償責任問題，避免沉默嘆息或坐以待斃，才能免除不可預料的賠償責任及重大損失。